一起涉及“彼得兔”商标的诉讼案—中国社会科学出版社诉英国费德里克·沃恩有限公司商标权纠纷案已于2003年6月由北京市第一中级人民法院受理。原告要求确认其出版的“彼得兔”系列图书不侵犯被告的商标权。这是中国内地法院受理的首例请求确认不侵犯商标权案件。彼得兔系列童话故事为已故美国女作家毕翠克丝·波特所创作，现作者去世已超过50年，故其作品已进入公有领域。2003年3月原告与上述作品中文译者张润芳女士签订出版合同，获得出版权。但该图书中文版出版后，被告费德里克·沃恩向原告的经销商发函并向中国工商管理机关投欣，声称已将“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册了商标，因此原告出版的上述四册图书中使用的“彼得兔”单幅及系列插图侵犯了被告的注册商标。为此，社会科学出版社被迫停止销售。

    其实这并非“彼得兔”第一次踏进公堂。早在上一世绝七十年代末，波特女士的独家出版商沃恩公司就曾在美国将未经其授权出版“彼得兔”图书的一家公司告入纽约南区联邦法院。1977年，被告图书销售公司(BSI)推出一本“彼得兔与其他故事”，将已进入公有领域的七本波特故事编入一集彩色图书出版。在诉讼中，沃恩公司承认这七部作品均已进入公有领域，因此BSI有权按照原书的样式出版其内容，但声称它对其封面插图及插图中的人物拥有商标或独家使用权，而且这些插图并没有出现在七本书的正文里。通过许可其他公司在不同商品上使用这些插图形象，沃恩公司每年可获约五百万美元的收益。沃恩公司认为BSI的行为侵犯了其注册商标权，违反美国反不正当竞争法(即“兰哈姆法”)第43条第(a)款，要求法院命令被告停止出版“彼得兔与其他故事”一书，并赔偿沃恩公司的损失。双方都提出“即决判决”(即不经庭审，由法院根据诉答文书及双方提供的书面证据而做出裁决)的动议。法院首先以原告未能充分证明其商标具有“第二含义”及被告出版物有可能造成混淆为由而驳回原告的动议，然后对被告关于原书已进入公有领域的辩护理由进行了较详细的分析。

    法院指出，根据美国第二巡回联邦法院的“理科迪案”判例，被告确有按照原书复制的权利。但如果被告的行为不仅限于复制，就有可能构成不正当竞争。具体而言，在“理科迪案”中，被告只是照相翻版了已进入公有领域的著作；而在本案中，被告将若干本原著汇为一集，将其中每一著作的原书封面置于该著作的前后，并用原告已注册商标的人物插图来装饰新书的封面与内容部分，并在七部著作的多数页上用原书封面作为书角装饰，例如在彼得兔的故事一书中，每页右下角都带有“奔跑的兔子”图像，而原著并没有采用这种装饰方式。此外，被告还在整本书的封面上使用了原告沃恩公司自 1972年以来一直当作其许可证贸易的主要象征“坐姿兔子”的形象。如果这些插图中有哪一幅已成为沃恩公司出版物的标识，那么被告的这种使用就有可能使公众误以为被告的出版物是由原告出版的，故其行为有可能构成不正当竞争。

    被告提出，版权保护一旦终止，包括封面在内的整本书都应进入公有领域，所以它有权复制原著的封面。法院指出，虽然这一观点在原则上似乎正确，但这并不意味着一旦整本书进入公有领域，封面就不能受到商标法的保护。本案的关键问题并不是封面插图是否已进入公有领域，而是它们是否已获得第二含义，即具有指明沃恩公司为带有这些形象的商品之出版人或赞助人的作用，以及被告用它们来装饰或包装其出版物的做法是否有可能引起公众的混淆。

    基于上述原因，法院也驳回了被告的即决判决动议，但它指出，这并不意味着原告将轻而易举地赢得庭审。由于原告的商标来源于原著正文中的插图，与其相同或相似，它们很可能属于“弱”商标。总的来说，弱商标与描述性商标受到的保护要比具有内在显著性的商标小一些。由于查不到任何其他法院记录，此案是否进入庭审还是以双方庭外和解而告终我们无从知晓，但从法院驳回双方即决判决动议的裁决书中我们起码可以得出以下结论：

    一，按照美国版权法，“彼得兔”图书已进入公有领域。二，在BSI案中，如果被告只是将原著中的文字与插图原样复制，应不构成商标侵权。三，沃恩公司的原著封面是否受商标法或反不正当竞争法保护，取决于它们是否已在消费者心目中同沃恩公司联系起来。被告用沃恩公司的原著封面做其新书的装饰是否构成对沃恩公司的商标侵权或不正当竞争行为取决于这一行为是否造成公众心目中的混淆。

    另一件值得我们注意的事实是，1983年沃恩公司曾试图在美国为波特女士的《杰列米·费舍的故事》封面插图申请注册“儿童插图故事书”商标，但申请被美国专利商标局审查员驳回，理由是该封面图像作为“单本文学作品书名的图像表达”不属于商标客体，因此不能注册商标。在上诉中，沃恩公司提出，在BSI案中，法院曾裁定，包括《杰列米·费舍的故事》在内的封面插图有可能起到将沃恩公司的出版物同其他公司的出版物区别开来的作用，因此该插图应视为商标的适当客体。但美国商标审判上欣委员会(TTAB)指出，BSI案中的法庭即决判决尚留有许多关键的事实问题需要通过庭审来确定，因此该判决并不具有约束力。不过，上诉委员会对审查员关于封面不受商标法保护的观点亦不予支持，指出，单本书名在美国一直不作为商标保护的原因是：书名只不过是用来指定一本书的名称，正如其他商品都有自己的名称一样。去书店买书的人通常都是通过书名来说明他们要的是哪一本书，仅仅说“书”甚至“某某人的书”是不够的。所以书名标识的只是作者的某一作品，而不是该书的来源。只要一本书的内容不变，其书名无论在受版权保护时还是进入公有领域后都不会变，而封面图像就不同了。它是可以改变的。如果一部文学作品进入了公有领域，复制该作品者就有权在其封面上使用任何图像，只要该图像不对他人已经使用过的同样的或类似封面构成侵权。所以，封面应视为商标的适当客体。但在本案中，申请人并未提供证据来说明该封面图像从1906年起就一直被用来作为区别申请人版本的商标。虽然封面上的“TM"标记显示了申请人有用它作为商标的意图，但没有任何证据显示申请人采取了任何措施来使该图像成为一种商标。据此，上诉委员会维持了商标审查员的决定。。

    上述判例说明，根据美国商标法，彼得兔的封面图像只要被用于区别、辨识沃恩公司版本或用于其他商标用途，就可以注册商标并得到商标法的保护。这显然也正是沃恩公司所以能够为其申请到中国商标的原因。但同时它也说明，只要社会科学出版社没有在其新书上采用与沃恩公司版本相同或类似的封面图像，就不应构成商标侵权，它完全有权利在其中文版中使用沃恩公司版本中原有的插图。

    实际上，即使在费德里克·沃恩有限公司(英国)的老家英国，“蝙蝠人”这样的虚构人物虽然可以注册商标，但也只能用于某些类别的商品，而不是为了获得某种“准版权”式的保护。英国商标法并不提供这种保护。

    国际商标协会(INTA)于1974年六月出版的《商标报导》中有一篇名为《超人、米老鼠与老年化》的文章，专门论述卡通人物在版权过期后可得到哪些保护。作者在文中写道，许多伴随我们长大的卡通人物都已人到中年甚至进入垂暮之年；按当时计算，米老鼠已有44岁，超人已有35岁，红头啄木鸟也已经31岁了。从版权法的角度来看，它们的寿命为56岁(根据美国1976年的版权法，1978年前创作的作品版权有效期为28年加28年，但另一种计算方法为作者有生之年外加50年)。就在米老鼠版权即将过期之时，美国国会又于1998年通过了被称为“米奇老鼠保护法”的SonnyBono版权保护期限延展法，将美国版权有效期延展为作者有生之年外加70年。今年年初，美国最高法院在阿尔德莱德欣阿施克罗夫特  (Eldred v．Aschcroft)一案中裁定，上述国会立法并不违宪。据说，推动这一法案通过的就有米老鼠的版权人迪斯尼公司。显然，迪斯尼公司并不认为其版权失效后可以通过其他法律，包括商标法，来继续其对米老鼠形象的垄断。《超人、米老鼠与老年化》的作者就指出，一旦迪斯尼卡通人物的版权有效期结束，商标法只能保护它在纪念产品上不受商标侵权的权利，而无法保护它对这些形象的垄断。

    美国版权法学者杰希卡·李特曼在评论“BSI案”判例时指出，该案的意义仅在于原告有权证明被告对原著封面图像在市场上的使用起到了相当于商标的作用，造成消费者心目中的混淆，因误以为被告的产品来自原告而购买被告的产品。她举例说，美国版权法本来并没有赋予迪斯尼公司对白雪公主这个名字或白雪公主的故事任何专有权利。但美国反不正当竞争法与商标法的不断扩张却为虚构人物的保护提供了缺乏限制的保护。这种保护原本不是，也没有理由成为国家与版权人之间达成的“交易”。他们之所以能得到版权这种专有权利，就是因为他们同意，版权有效期结束后作品就属于公众。虚构人物本来就是相互借鉴的结果，如迪斯尼的人物中就有许多来自其他源泉。她认为，为了避免使人物的素材为迪斯尼这样的大公司所垄断，不能为其他人所利用，版权法必须对版权人的权利做出限制。为了一个极为招人喜欢又极为赚钱的人物而对这些限制开例外，就会破坏整个体制。同样的道理，让法院绕过版权法中的限制，在版权法之外通过州法律来形成一套准版权法也会破坏整个体制。如果试图通过牵强地将兰哈姆法拉进来，以绕过这一系列问题也会产生同样的政策问题。如果我们限制版权的权利范围有充足的理由，那么在承认旨在绕过这些限制的新权利时就应该非常谨慎。

    在六月初的“20世纪福克斯电影公司欣达斯塔公案”的终审裁决意见书中，美国最高法院的斯卡利亚大法官也使用了“交易”这个字眼。他指出，任何一件物品，除非受到专利或版权这样的知识产权的保护，否则就可以随便复制。专利人与版权人的权利原本就来自一个精心设计的“交易”，即一旦专利或版权有效期已过，公众就可以随便使用发明或作品而无须注明出处。不能把“兰哈姆法”第43条(a)款(即美国反不正当竞争法)变成一项阻止剽窃的诉讼理由。。

    在案情上，“达斯塔公司案”其实颇有点近似“彼得兔”商标案。20世纪福克斯公司制作的电视连续文献片“欧洲的圣战”的版权于1977年终止后，达斯塔公司将该片录影带稍加剪辑后，制成“第二次世界大战欧洲战场”系列录像片，于1995年以大大低于福克斯公司被许可人的价格在市场上出售。福克斯公司等三原告遂将达斯塔公司告入法庭，理由为达斯塔的录像系列片剽窃了“欧洲的圣战”录影带，在片头处对该片与20世纪福克斯公司却只字未提，此行为构成反向假冒(“reverse passing off”)，违反了美国“兰哈姆法”中的反不正当竞争法规定。对此美国最高法院表示不予支持。参加裁决的八位大法官一致认为，一审与二审法院判决原告胜诉的决定是错误的，应予推翻。最高法院指出，如果达斯塔公司在自己的录影带上显示福克斯公司的名字，反倒有可能涉嫌虚假标注来源。但实际上达斯塔公司是将福克斯公司的录影带拿来为己所用，录影带上显示的是它自己的名字，所以并不违反将兰哈姆法第43条(a)款。

    “他山之石，可以攻玉”。虽然在“达斯塔公司案”中福克斯公司等原告是企图通过反不正当竞争法来延续己的署名权，而目前北京一中院待审的“彼得兔”案件中沃恩公司是企图通过商标法来延续自己的出版权，但两案之间确有共同点：一是作品进入公有领域后原版权，企图维持自己的垄断，二是反不正当竞争法与商标法的宗旨都是防止一方利用另一方商誉来误导消费者。因此美国最高法院在“达斯塔公司案”中的观点很值得国内商法界参考借鉴。换言之，在“彼得兔”案中，法院应当考虑“彼得兔”商标给予沃恩公司的究竟是什么权利?社会科学出版社在出版“彼得兔”中文版时是否有任何误导消费者的行为?如果没有，沃恩公司就没有权利凭一纸商标证书来阻止中文版的发行。

 

编辑日期：2003年第4期

作者：林晓云

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